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Etichette semaforo, nutriscore e la via tedesca

Etichette semaforo, nutriscore e la via tedesca: vediamo cosa accade negli Paesi a noi vicini e quali ripercussioni possono esserci per il made in Italy.

Da anni, ormai, conosciamo applicazioni di etichette a semaforo e nutriscore nel Regno Unito e in Francia, sebbene con approcci diversi e sono in fase di implementazione in Belgio, Spagna, Portogallo, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Recente è invece la proposta tedesca, che pare voler percorrere una strada diversa e, forse, più condivisibile.

Attualità, GeneraleMaggio 13, 20190 comments

by Luca Galizia

La tutela da concorrenza sleale nel food

Ecco l’ultimo di cinque articoli che tratta della tutela della proprietà intellettuale nel settore alimentare, con una breve analisi di costi ed opportunità.

In particolare, vedremo qui la tutela contro atti di concorrenza sleale nel food.

Dopo anni di ricerche, o per puro caso, avete elaborato la ricetta perfetta per una nuova “Coca Cola”?

Avete inventato un nuovo dolce combinando ingredienti esotici da ogni parte del mondo con un risultato inaspettato e straordinario?
O ancora avete scoperto che un raro frutto africano potrebbe fornire la base per un nuovo energy drink buono, sano e in grado di far tremare la “Red Bull”?

Bene, vediamo cosa si può fare per evitare che altri vi “rubino l’idea”.

Gli strumenti di tutela della proprietà industriale

Senza scendere troppo nei tecnicismi, basti sapere che l’ordinamento italiano ed europeo (in realtà in questo campo vi è un grado di armonizzazione molto elevato tra le legislazioni di tutti i Paesi del mondo) mettono a disposizione di un ideatore creativo diversi strumenti di tutela.

Parliamo, in particolare, del marchio d’impresa, del brevetto, del disegno o modello ornamentale e, infine, del segreto industriale (ve ne sono altri ma non li tratteremo nello specifico).

Come dicevamo, in questo quarto articolo l’attenzione sarà concentrata sulla tutela contro atti di concorrenza sleale.

La tutela da atti di concorrenza sleale

Innanzi tutto, giova precisare che la tutela contro gli atti di concorrenza sleale è cumulativa e concorrente rispetto a quella fornita dai diritti di privativa quali marchi, brevetti e modelli registrati.

Ciò premesso, definiamone l’ambito di rilevanza soggettiva: deve trattarsi di imprenditori che siano in rapporto di concorrenza economica (oltre al caso del c.d. terzo imposto, il quale, agisca per conto di un concorrente).

Si possono, a questo punto, distinguere atti di imitazione avvenuti ciascuno, singolarmente, a breve distanza temporale dai corrispondenti atti “originali” (concorrenza sleale diacronica), da quelli posti in essere tutti insieme poco dopo l’ultima e più significativa attività del primo imprenditore (concorrenza sleale sincronica). Per “breve” deve intendersi quell’arco di tempo nel quale l’innovatore ha ragione di aspettarsi utilità particolari dal lancio della novità. Si pensi al caso di iniziative che facciano breccia tra i consumatori al punto da catalizzarne gli acquisti.

Operata questa individuazione, la norma di riferimento (art. 2598 c.c.) prevede tre distinte ipotesi tutte, si specifica, attribuibili a titolo di responsabilità oggettiva dell’imprenditore “sleale”.

Concorrenza sleale servile

La prima riguarda atti di concorrenza sleale per confondibilità, detta servile per imitazione, che si ha quando un’impresa sfrutta l’affermazione sul mercato di un prodotto di altra impresa concorrente copiandone gli elementi distintivi ed individualizzanti. Tra questi, rientrano non solo i diritti di proprietà industriale registrati, ma anche quelli non registrati (nomi o altri segni distintivi) e perfino quelli atipici (nome della ditta irregolare o nomi a dominio).

Quanto alla forma del prodotto originale, se non registrata tramite marchio di forma o modello, deve comunque risultare nuova, distintiva (non banale o standardizzata), nota presso il pubblico di riferimento, non funzionale rispetto all’utilizzo del prodotto medesimo e non meramente ornamentale.

Concorrenza sleale per denigrazione

La seconda ipotesi è formata dagli atti di concorrenza sleale per denigrazione (offesa gratuita e del tutto in mala fede di un concorrente, portata a conoscenza anche di un solo destinatario) o per vanteria/appropriazione di pregi (si attribuisce ai propri prodotti qualità che non hanno e che sono reputate determinanti per le scelte di acquisto dei consumatori).

Ci si potrebbe chiedere, allora, se vi sia una sfera di legittimità per la pubblicità comparativa, molto comune nel settore alimentare. La disciplina di riferimento è data da: d.lgs. 145/2007, di attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole; direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa; infine, rilevante nel settore food, il Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006.

I casi di “look alike” (il prodotto concorrente ha forme, colori, carattere tipografico, etichette, immagini o altro, tali da indurre i consumatori a ritenere che esso appartenga all’impresa originale), non infrequenti nel settore del cibo, rientrano senza dubbio nell’operatività della tutela contro la concorrenza sleale e, a seconda dei casi, possono essere assimilati o alla prima o alla seconda ipotesi.

Una fattispecie simile è quella del c.d. “italian sounding”, ovvero un nome dal suono italiano impiegato per prodotti che, con l’Italia, non hanno nulla a che fare. In tal caso si potrebbe parlare di una concorrenza sleale per appropriazione di pregi, in quanto si allude ad un’origine non veritiera del prodotto, con lo scopo di convincere l’ignaro consumatore a comprarlo, facendo leva sulla qualità generalmente attribuita al cibo “made in Italy”.

Violazione della correttezza professionale

Infine, l’ultima ipotesi (autonoma e residuale rispetto alle prime due) prevista dall’art. 2598 c.c. è la violazione della correttezza professionale.

Vi rientra, ad esempio, la c.d. concorrenza sleale parassitaria, caratterizzata da una illecita appropriazione dei risultati ottenuti da un’impresa concorrente, idonea ad arrecare danno a quest’ultima. La condotta è integrata quando vi sia stata un’imitazione su larga scala, continua e sistematica, non solo e non tanto dei singoli prodotti dell’imprenditore originale, ma dell’attività commerciale di quest’ultimo e nella sua complessità. A differenza, quindi, della concorrenza sleale servile per imitazione, potrebbe anche non esserci una confondibilità sull’origine dei prodotti.

All’interno della concorrenza sleale per violazione della correttezza professionale vi rientra, inoltre, ex artt. 99 e 100 CPI, la violazione del segreto industriale.

Le forme di tutela

In tutti i casi di concorrenza sleale, sono possibili più azioni. La prima e più intuitiva è quella innanzi al Giudice Civile (anche per la violazione degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo – d.lgs. 206/05). E’ poi possibile deferire al Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria l’imprenditore “sleale” che abbia violato le norme sulla pubblicità dei prodotti e che aderisca al sistema disciplinare, sulla base dell’art. 2 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria: “la comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto , il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti“. Per finire, può essere presentato un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Attualità, Generale, Giurisprudenza, NormativaAprile 7, 20190 comments

by Luca Galizia

La tutela del diritto d’autore nel food

Ecco il quarto di cinque articoli che tratta della tutela della proprietà intellettuale nel settore alimentare, con una breve analisi di costi ed opportunità.

In particolare, vedremo qui la tutela del diritto d’autore nel food.

Dopo anni di ricerche, o per puro caso, avete elaborato la ricetta perfetta per una nuova “Coca Cola”?

Bene, vediamo cosa si può fare per evitare che altri vi “rubino l’idea”.

Gli strumenti di tutela della proprietà industriale

Senza scendere troppo nei tecnicismi, basti sapere che l’ordinamento italiano ed europeo (in realtà in questo campo vi è un grado di armonizzazione molto elevato tra le legislazioni di tutti i Paesi del Mondo) mettono a disposizione di un ideatore creativo diversi strumenti di tutela.

Parliamo, in particolare, del marchio d’impresa, del brevetto, del disegno o modello ornamentale e, infine, del segreto industriale (ve ne sono altri ma non li tratteremo nello specifico).

Come dicevamo, in questo quarto articolo l’attenzione sarà concentrata sulla tutela del diritto d’autore.

Il diritto d’autore nel mondo del food

Oltre al marchio di forma e al disegno o modello ornamentale, esiste un’ulteriore possibilità per tutelare la particolare forma di un cibo: tramite il diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633).

Si tratta, in realtà, di uno strumento di proprietà intellettuale più confacente all’attività di uno chef o pasticcere creativo che non a quella di un industriale.

Il diritto d’autore, infatti, in questo settore, ben potrebbe tutelare un particolare impiattamento (il food plating, come potrebbe essere il famoso “Uovo alla Cracco” o il gelato “Spaghetti Ice”) o un libro di ricette purché, in entrambi i casi, il pubblico di riferimento vi possa attribuire un carattere creativo o artistico nuovo (quindi, per stare a quest’ultimo esempio, non un mero elenco di ingredienti e descrizioni del procedimento da seguire, ma un libro con espressioni, immagini, curiosità che denotino la personalità dell’autore e il suo impegno creativo). Da un lato, dunque, deve trattarsi dell’espressione non banale dell’idea dell’artista, dall’altro tale idea deve comunque poter essere distinguibile da un’opera precedente.

Considerazione importante, soprattutto per i creativi del cibo, è che per godere di tutela non occorre che l’opera venga per forza “documentata” tramite foto o descrizioni su supporto cartaceo o informatico. E’ necessario e sufficiente che il pensiero dell’artista venga materialmente concretizzato e realizzato.

Inoltre, la tutela del diritto d’autore è assolutamente gratuita e scatta automaticamente a partire dal primo momento in cui l’opera viene ad esistere. Chiaramente, per evitare dispute in merito a chi per primo l’abbia concepita e realizzata, è consigliabile (nel caso di un libro di ricette, per esempio) il deposito presso la SIAE o altra società equivalente. Ulteriore considerazione degna di nota, è che i diritti patrimoniali nascenti da questo strumento di tutela durano per tutta la vita dell’autore e per altri 70 anni oltre la sua morte.

Attualità, Generale, Giurisprudenza, NormativaAprile 7, 20190 comments

by Luca Galizia

Il brevetto e il segreto industriale nel food

Ecco il terzo di cinque articoli che tratta della tutela della proprietà intellettuale nel settore alimentare con una breve analisi di costi ed opportunità.

In particolare, vedremo qui il brevetto e il segreto industriale nel food.

Dopo anni di ricerche, o per puro caso, avete elaborato la ricetta perfetta per una nuova “Coca Cola”?

Bene, vediamo cosa si può fare per evitare che altri vi “rubino l’idea”.

Gli strumenti di tutela della proprietà industriale

Senza scendere troppo nei tecnicismi, basti sapere che l’ordinamento italiano ed europeo (in realtà in questo campo vi è un grado di armonizzazione molto elevato tra le legislazioni di tutti i Paesi del Mondo) mettono a disposizione di un ideatore creativo diversi strumenti di tutela.

Parliamo, in particolare, del marchio d’impresa, del brevetto, del disegno o modello ornamentale e, infine, del segreto industriale (ve ne sono altri ma non li tratteremo nello specifico).

Come dicevamo, in questo terzo articolo l’attenzione sarà concentrata, in particolare, sul brevetto e sulla tutela del segreto industriale (o know how).

I brevetti nel settore del food

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito, su un determinato territorio, un monopolio temporaneo di sfruttamento economico (produzione, importazione/esportazione, vendita, o attuazione del procedimento) su un’invenzione, da intendersi come soluzione innovativa ad un problema della tecnica. Essa può consistere in un prodotto, in un nuovo uso di un prodotto o in un procedimento tecnico con cui si ottiene un prodotto.

Sono brevettabili (art. 45 CPI) solo quelle idee che siano nuove (non ricomprese nello “stato della tecnica” a livello mondiale), non ovvie (non banali per un tecnico medio del settore di riferimento) lecite e suscettibili di applicazione industriale (riproducibili “meccanicamente” da chiunque e non legale alla particolare bravura di un tecnico).

I costi di un brevetto, in genere, sono di gran lunga più elevati di quelli da sostenere per ottenere un qualsiasi altro titolo di diritto industriale, visto che è necessaria l’attività di tecnici molto qualificati (es. ingegneri chimici, meccanici che siano altresì formati sulla materia brevettuale) onde predisporre la relativa domanda.

La durata di un brevetto, inoltre, è limitata nel tempo: 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e non può essere rinnovato alla scadenza (lasciando da parte l’ambito farmaceutico che ha delle peculiarità).

Nel mondo alimentare, è difficilmente concepibile la registrazione di un brevetto consistente in una nuova ricetta, poiché nella maggior parte dei casi una ricetta culinaria, per quanto stravagante o addirittura geniale, non risolve un problema della tecnica.

I prodotti alimentari brevettabili

Ci sono, tuttavia, alcuni campi in cui questi requisiti vengono riscontrati.

Si pensi, ad esempio, agli integratori alimentari, agli alimenti destinati a categorie specifiche di persone (es. i celiaci), agli alimenti addizionati, ai prodotti alimentari nuovi, dove cioè si ottengano risultati tecnici non banali rispetto alle conoscenze medie del settore. Si possono così brevettare nuovi ingredienti che diano caratteristiche particolari all’alimento: meno zuccheri rispetto ai prodotti simili, maggior digeribilità, maggior conservazione, miglior facilità di cottura, un particolare effetto positivo nell’organismo o in parte di esso ecc.

La tutela del segreto industriale o del know how

In tali casi, tuttavia, va valutata una importante alternativa: tenere la ricetta segreta. Quando si deposita la domanda di registrazione di un brevetto, infatti, occorre descrivere compiutamente e senza omissioni la propria idea, la quale poi diverrà di dominio pubblico. Ciò significa che, se è vero che nessuno può utilizzare la ricetta senza il consenso dell’inventore (o utilizzarne una che ne costituisca una banale e ovvia evoluzione), è altrettanto vero che se si trattasse di un prodotto particolarmente innovativo i concorrenti sarebbero ben lieti di considerare quella ricetta come punto di partenza per la ricerca e sviluppo di qualcosa di nuovo. A ciò si aggiunga il fatto che, comunque, dopo 20 anni, chiunque potrà utilizzare liberamente l’idea brevettata. Ecco perché, ad esempio, John Pemberton, ideatore della formula della “Coca Cola”, e altri dopo di lui, optò di tenere segreta la ricetta: così facendo la tutela è, potenzialmente, eterna.

Il “segreto aziendale o industriale” (artt. 98-99 CPI) può sintetizzarsi nelle informazioni strategiche riguardanti l’attività produttiva o organizzativa di un’impresa e che sono suscettibili di valore economico proprio in virtù della loro segretezza (forniscono cioè un vantaggio competitivo).

E’ assolutamente importante che sussista la volontà di mantenere la segretezza delle informazioni ancor prima che le stesse vengano rivelate al soggetto che poi dovrà mantenere il segreto.

La tutela ha carattere sia civilistico (es. contro atti di concorrenza sleale o di violazione di accordo di riservatezza), ed in tal caso si può pretendere ed ottenere il risarcimento del danno, sia penalistico.

Nel settore del food, oggetto di protezione può essere tanto la produzione industriale, quanto la composizione del prodotto in sé, come pure le tecniche per commercializzarlo.

Si ricorre a questa forma di tutela soprattutto per le ricette segrete (come quella celeberrima della “Coca-Cola”), il che avviene molto frequentemente nel settore beverage.

Ciò va comunque coordinato con gli obblighi informativi imposti dal Reg. (CE) 1169/2011, che, come noto, impongono l’esplicitazione in etichetta dell’elenco degli ingredienti contenuti in un alimento pre-imballato. Va però evidenziato che non è prescritta l’indicazione specifica della percentuale di ogni singolo componente, pur se l’elenco va descritto in ordine decrescente di quantità di ciascuno. Inoltre, per alcune categorie di prodotti, tra cui spiccano le bevande con tasso alcolemico superiore al 1,2 % di alcol in volume, gli ingredienti possono essere omessi.

Occorre comunque sottolineare che le informazioni conosciute o facilmente conoscibili dai terzi non rientrano nel know-how tutelabile, ad esempio qualora esse siano già state rivelate o siano comunque “note” agli esperti del settore, ovvero siano da questi ricavabili mediante ricerche del tutto ordinarie.

Al fine di tutelare le informazioni aziendali strategiche, si deve procedere ad “erigere” barriere materiali e/o giuridiche, che ne limitino accesso e diffusione.

Preliminarmente, occorre individuare esattamente quali conoscenze siano da secretare. È chiaro, infatti, che una classificazione aspecifica che ponga come segrete tutte le informazioni, faccia perdere valore a tale indicazione.

Successivamente, si andranno a strutturare misure endoaziendali e misure esoaziendali.

Le prime sono essenzialmente misure che impediscono la divulgazione delle informazioni (classico esempio di zone non accessibili o aree del server permesse solo ad una ristretta cerchia di utenti).

Tra le misure endoaziendali sono altresì ricomprese le modalità di organizzazione con cui il responsabile dell’azienda si assicura che determinati documenti o dati vadano considerati riservati da tutti coloro che, all’interno dell’organizzazione aziendale, ne devono far uso o ne vengano a conoscenza (es. manuali e codici di condotta da far circolare internamente oltre che strumenti o procedure interne di controllo e di fidelizzazione dei dipendenti).

Le misure esoaziendali, invece, riguardano i rapporti con i terzi esterni all’organizzazione. In questa categoria rientrano specifiche pattuizioni contrattuali (accordi di non divulgazione o NDA) da far sottoscrivere a fornitori, clienti o collaboratori esterni e accordi di non concorrenza con altre imprese.

Attualità, Generale, Giurisprudenza, NormativaAprile 7, 20190 comments

by Luca Galizia

Il marchio di forma e il modello ornamentale nel food

Ecco il secondo di cinque articoli che tratta della tutela della proprietà intellettuale nel settore alimentare con una breve analisi di costi ed opportunità.

In particolare, vedremo qui il marchio di forma e il modello ornamentale nel food.

Dopo anni di ricerche, o per puro caso, avete elaborato la ricetta perfetta per una nuova “Coca Cola”?

Bene, vediamo cosa si può fare per evitare che altri vi “rubino l’idea”.

Gli strumenti di tutela della proprietà industriale

Senza scendere troppo nei tecnicismi, basti sapere che l’ordinamento italiano ed europeo (in realtà in questo campo vi è un grado di armonizzazione molto elevato tra le legislazioni di tutti i Paesi del Mondo) mettono a disposizione di un ideatore creativo diversi strumenti di tutela.

Parliamo, in particolare, del marchio d’impresa, del brevetto, del disegno o modello ornamentale e, infine, del segreto industriale (ve ne sono altri ma non li tratteremo nello specifico).

Come dicevamo, in questo secondo articolo l’attenzione sarà concentrata, in particolare, sul marchio di forma e sui disegni o modelli ornamentali.

Marchi di forma e disegni o modelli ornamentali

In ambito food & beverage, la forma dei prodotti e delle confezioni riveste certamente una parte importante delle strategie aziendali per distinguere il proprio prodotto da quello dei concorrenti o per rendere il prodotto stesso più “appetibile”.

Se ricorrono determinati requisiti, tale forma è tutelabile. Vediamo come.

Disegno o modello ornamentale

Una prima e più agevole forma di tutela è rappresentata dal disegno o modello ornamentale. Esso consiste nell’aspetto esteriore e visibile del prodotto, tanto bidimensionale (disegno o design) quanto tridimensionale (modello ornamentale), così come viene determinato dalla combinazione di linee, contorni, colori, dalla struttura superficiale e/o dei materiali impiegati.

Unico vero limite, è che si deve trattare di una scelta puramente stilistica, non essendo al contrario tutelabile la forma che dipende dalla funzione tecnica che il prodotto è chiamato ad assolvere (art. 36 CPI).

Chiaramente, essendo registrabile solo la forma visibile, la farcitura interna di un biscotto, per esempio, non può essere tutelata con questo strumento di privativa industriale.

Il disegno o modello ornamentale ha una durata più limitata rispetto al marchio (che, ricordiamo, è potenzialmente illimitata): al massimo 25 anni a partire dalla domanda (tenuto conto cioè delle richieste di rinnovo pari a cinque anni ciascuna oltre all’iniziale periodo di 5 anni). I costi sono in sostanza equiparabili a quelli del marchio e, dunque, tenuto conto del periodo di validità, tutto sommato contenuti.

Per essere registrabile (cfr. art. 31 CPI), un disegno o modello ornamentale deve essere nuovo (differente dalle esperienze già note a livello mondiale negli ambienti specializzati del settore di riferimento, a meno che si tratti di differenze irrilevanti), dotato di capacità distintiva (deve fornire ad un utilizzatore informato un’impressione differente da quella di un disegno o modello precedentemente divulgato, tenuto conto dell’affollamento del settore di riferimento, nel senso che più questo è affollato minore sarà la severità di giudizio) e lecito.

Quanto alla novità, si ha riguardo al c.d. margine di libertà di cui l’ideatore ha potuto beneficiare (ad esempio il cioccolato consente margini di libertà sicuramente superiori rispetto alla carne o al pesce).

Il marchio di forma

Passando al marchio di forma, invece, il discorso si fa leggermente più complesso.

Da un lato, infatti, è un marchio come quelli visti nell’articolo precedente e, come tale, gode di una estensione temporale potenzialmente illimitata; dall’altro, però, risulta simile al disegno o modello ornamentale laddove ne è impedita la registrazione se la forma che si vuole rivendicare è imposta dalla natura stessa del prodotto o necessaria per ottenere un risultato tecnico (art. 9 CPI).

Vi è tuttavia una ulteriore complicazione rispetto al disegno o modello ornamentale (il che giustifica il fatto che quest’ultimo, più facile da ottenere, ha una protezione ben più limitata nel tempo): non è registrabile come marchio la forma che dia un valore sostanziale al prodotto (sempre art. 9 CPI). Ciò significa che, se si realizza un alimento con una particolare forma per renderlo più desiderabile o attrattivo per i consumatori, nel senso che esso viene acquistato principalmente in quanto dotato di tali forme, allora il marchio non verrà concesso.

Per queste ragioni, dunque, la forma tutelabile come marchio deve essere, al contempo, distintiva ma non dotata di pregio commerciale estetico. Il che è molto arduo.

Possiamo fare l’esempio di Lindt: mentre il suo contenitore di cioccolatini a forma di “ranocchia” è stato registrato come design, il marchio relativo al cioccolatino a forma di “coniglietto” è stato dichiarato nullo in quanto reputato privo di carattere distintivo (un consumatore mediamente informato, osservandolo, non avrebbe potuto ricollegarlo come prodotto caratteristico dell’azienda).

Per il medesimo motivo è stato annullato il marchio di forma del “KitKat”. Qui, per altro, è interessante rilevare come la capacità distintiva era sussistente in alcuni Paesi, tra cui l’Italia, mentre non lo era in altri, come in Belgio.

Per una ragione diversa (ovvero perché si trattava di forma dovuta al raggiungimento di un risultato tecnico) è stato annullato il marchio riguardante le famose capsule di caffè della Nestlé-Nespresso.

Significativo anche il caso dell’“Ovetto Kinder”, ritenuto marchio di forma non valido in quanto, in primo luogo, la sua forma e il suo colore dipendevano dalla necessità di raggiungere un certo risultato tecnico e, in secondo luogo, la forma conferiva un valore sostanziale al prodotto e godeva di un apprezzamento da parte dei consumatori tale da comportare un vantaggio di natura concorrenziale (cfr. Corte d’Appello di Milano, 22.06.2001) (GADI, 202, 4354).

Un esempio “riuscito” di marchio di forma, invece, è il “Duplo” della Ferrero, ritenuto originale e distintivo nella sua forma particolare senza che tale forma potesse servire a dare pregio estetico o sostanziale al prodotto.

Come si può arrivare ad un simile risultato? In genere si ricorre a costose indagini demoscopiche che dimostrino che la forma registrata abbia una capacità distintiva presso il pubblico di riferimento, senza fornire un pregio estetico determinante sulle scelte di acquisto.

Ecco perché l’imprenditore dovrebbe valutare bene il rapporti costi/benefici della registrazione di un marchio di forma, potendo invece optare per un più semplice ed economico (anche se caratterizzato da una tutela meno durevole e difendibile) disegno o modello ornamentale.

Attualità, Generale, Giurisprudenza, NormativaAprile 7, 20190 comments

by Luca Galizia

La tutela del marchio nel food

Ecco il primo di cinque articoli che tratta della tutela della proprietà intellettuale nel settore alimentare con una breve analisi di costi ed opportunità.

In particolare, tratteremo qui della tutela del marchio nel food.

Dopo anni di ricerche, o per puro caso, avete elaborato la ricetta perfetta per una nuova “Coca Cola”?

Bene, vediamo cosa si può fare per evitare che altri vi “rubino l’idea”.

Gli strumenti di tutela della proprietà industriale

Senza scendere troppo nei tecnicismi, basti sapere che l’ordinamento italiano ed europeo (in realtà in questo campo vi è un grado di armonizzazione molto elevato tra le legislazioni di tutti i Paesi del Mondo) mettono a disposizione di un ideatore creativo diversi strumenti di tutela.

Parliamo, in particolare, del marchio d’impresa, del brevetto, del disegno o modello ornamentale e, infine, del segreto industriale (ve ne sono altri ma non li tratteremo nello specifico).

Come dicevamo, in questo primo articolo l’attenzione sarà concentrata, in particolare, sul marchio d’impresa, oltre che sulle denominazioni d’origine e sulle indicazioni geografiche.

Tratteremo separatamente, invece, i marchi di forma e i modelli ornamentali.

Il marchio

Il marchio d’impresa è un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente (ma può essere anche caratterizzato da suoni, colori, forme) e tale da distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli dei concorrenti (art. 7 Codice della Proprietà Industriale o C.P.I.).

Per essere validamente registrato – e usato – un marchio deve essere dotato di alcuni requisiti: novità (cioè non deve essere stato usato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi identici o simili), capacità distintiva (deve cioè essere composto in modo da consentire l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere presenti sul mercato) e liceità.

Il marchio ha una validità di 10 anni dal deposito della domanda ma è rinnovabile all’infinito (si tratta dunque di una forma di protezione assolutamente forte e vantaggiosa per l’azienda che ne detiene i diritti).

I costi variano a seconda che si richieda un marchio italiano, europeo oppure internazionale e a seconda di quante classi di prodotti/servizi si vogliano tutelare, in ogni caso spaziano da qualche centinaio fino a poche migliaia di euro (il che è estremamente conveniente, se si considera la durata potenzialmente infinita dei diritti di privativa industriale).

Nel settore food & beverage, si possono classificare i marchi secondo diversi parametri:

generale (“Royal Unibrew”) e speciale (“Ceres”)
espressivo (“Oransoda”)
geografico (“Latterie Vicentine”)
collettivo (“Amarone”) e individuale (“Masi Boscaini”)
di garanzia o certificazione (“IFS Food”, “Halal Italia”)
di selezione o raccomandazione (“Presidio Slow Food”)
in serie o famiglia di marchi (“Oransoda”, “Lemonsoda”, “Pelmosoda”)

Problematiche dei marchi nel settore food

I rapporti con le DOP/IGP

Un primo terreno accidentato dei marchi nel mondo alimentare è rappresentato senz’altro dai rapporti con le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (es. “Prosciutto di Parma”) che, va ricordato, ricadono anch’esse tra gli strumenti della proprietà industriale.

Innanzi tutto, è fatto divieto di registrare marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che designano la provenienza geografica del prodotto/servizio (ex art. 7.1 lett. c) Reg. CE n. 207/2009 sul marchio UE e art. 13.1 lett b) CPI). Questo per evitare di far credere al consumatore che vi sia un legame tra le qualità e le caratteristiche essenziali del prodotto con quel territorio. Se un legame vi fosse realmente, l’impresa farebbe bene ad associarsi ad altri produttori della zona onde richiedere una DOP o IGP alle quali, di converso, può essere concesso un marchio collettivo con la denominazione geografica di riferimento. A tal proposito si ricorda che, per i vini, il riferimento al nome geografico è requisito essenziale al riconoscimento di DOP o IGP (reg. UE 1308/2013, art. 93.1 (definizione di denominazione di origine dei prodotti vitivinicoli)).

Tuttavia, quando il nome geografico sia di pura fantasia e non vi sia il rischio confusorio di cui sopra, il marchio recante tale riferimento è concedibile (es. “Amaro Montenegro”, dove il riferimento al Montenegro non ha alcuna attinenza con una tradizione liquoristica particolare ed è pertanto escluso che il consumatore possa essere tratto in inganno sulle sue qualità dell’amaro legate al territorio).

In secondo luogo, anche se è ovvio, va comunque precisato che non è registrabile un marchio d’impresa che sia identico o che contenga una denominazione d’origine o indicazione geografica già registrata e inserita nell’apposito elenco previsto dall’art. 11 Reg. 2012/1151/UE e relativa allo stesso tipo di prodotto. Di contro, non possono registrarsi come DOP le denominazioni generiche che consistono nel “nome di prodotti che pur riferendosi al luogo, alla regione, o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono divenuti nome comune del prodotto” (vedi caso C-289/96, C-293/96 e C-299/96 , Danimarca c. Commissione sulla registrazione del prodotto Feta greca).

Di converso, il regolamento da ultimo citato pone due limiti per la registrazione di denominazione di origine o indicazioni geografiche:

non deve essere in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale;
non deve indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

È il caso in cui un neo-formato Consorzio di Tutela chieda di registrare la DOP indicando, come nome, una varietà vegetale già inserita nel Registro Nazionale delle Varietà.

Possiamo citare due casi che hanno visto esiti opposti: quello dell’Oliva Taggiasca e quello del Prosecco.

Nel primo, il TAR Lazio ha recentemente negato la richiesta del relativo Consorzio proprio perché la denominazione “Oliva Taggiasca” è già utilizzata per indicare la “denominazione varietale”, generando così possibile confusione nel consumatore sulla vera origine del prodotto.

È pur vero che, per contro, il Registro Nazionale delle Varietà non dovrebbe ammettere nomi di varietà sementiere o vegetali contenenti indicazioni geografiche e, quando ciò dovesse capitare, si dovrebbe modificare la dicitura.

Nel secondo caso citato, invece, come noto, la registrazione della DOP “Prosecco” è andata a buon fine (con decreto 17.11.09). Anche qui, nel Registro sopra citato, figurava la dicitura “Prosecco” per denotare una varietà di vigneto, tuttavia, tale denominazione fu mutata in “Glera” (con D.M. 21.07.09), venendo così meno il conflitto di ostacolo al riconoscimento della DOP.

I marchi espressivi

Altro genere di problematica, che si riscontra soprattutto in questo settore, riguarda la sottile distinzione tra marchio espressivo, volto cioè ad esaltare o richiamare le caratteristiche del prodotto che, pertanto, è ammissibile, e marchio descrittivo che, invece, essendo una mera descrizione, è sempre vietato.

La distinzione, si diceva, è estremamente labile, (es. “Nocciolato” della Novi o “Nocciolata” della Rigoni di Asiago sono marchi validi, mentre “Mohito” per una bevanda alcolica e “Bitter” per una analcolica sono stati dichiarati nulli) e va ponderata con grande oculatezza. Il consiglio è certamente quello di aggiungere, al nome dell’ingrediente principale, un prefisso o suffisso che conferisca maggiore enfasi creativa al marchio (es. “Carciofotto” per i carciofi sottolio).

In alcuni casi, marchi originariamente deboli o comunque descrittivi si sono “rafforzati” grazie a campagne di marketing e comunicazione che ne hanno garantito risonanza e conoscenza presso i consumatori, con conseguente aumento di capacità distintiva (c.d. “secondary meaning”). È il caso della già citata “Oransoda”.

A volte, per tentare di aggirare il divieto di registrare marchi descrittivi, si utilizzano espressioni dialettali o in lingua straniera, ma ciò non vale a rendere la domanda di registrazione accoglibile se, nel mercato geografico di riferimento, quel nome ha comunque un significato noto o intuibile (es. “Batida” per il famoso liquore al cocco, marchio dichiarato nullo).

Tra i marchi espressivi, una categoria particolare è rivestita da quelli che alludono a caratteristiche nutrizionali o salutistiche dell’alimento, es. “Vitasnella”, “Misura” e “Fitness”, per citare i più noti.

Secondo il Reg. (CE) 1924/2006, i cc.dd. health e nutrition claim possono essere impiegati nella comunicazione delle caratteristiche di un alimento soltanto a precise condizioni (per le dichiarazioni sulla salute, per esempio, occorre attingere dall’elenco autorizzato ex Reg. (UE) 2012/432 rispettando, per ciascuna indicazione, le prescrizioni previste. Per creare nuove indicazioni occorre seguire un iter volto ad ottenere l’autorizzazione dalla Commissione Europea a seguito della valutazione scientifica dell’E.F.S.A.).

Per quanto qui di interesse, il regolamento Nutrition & Health Claims prevede che “Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento” (art. 1.3).

È però previsto un regime transitorio per i marchi d’impresa registrati prima del 1° gennaio 2005: anche se la presentazione e la comunicazione del prodotto non rispettassero la norma di cui sopra, possono essere utilizzati tranquillamente fino al 19 gennaio 2022. Dopodiché, per evitare le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 27 del 7 febbraio 201, dovranno o essere autorizzati dalla Commissione Europea, o rispettare il dettato dell’articolo 1.3.

Sempre in tema di marchi espressivi, vanno citati brevemente i casi di quelli che “suonano” come se fossero prodotti sulla base di ingredienti che, in realtà, non hanno.

Gli esempi sono numerosissimi e riconducibili alle categorie di cheese, meat, milk sounding, ecc, vietati in tutta l’Unione Europea come recentemente ribadito anche dalla sentenza della CGUE 14 giugno 2017, Causa C-422-2016.

Si tratta, chiaramente, di prodotti concepiti per attirare il pubblico vegetariano o vegano richiamando, maliziosamente, alimenti con ingredienti di origine animale (i vari casi di “Mozzarella senza latte”, “hamburger vegano”, “latte di soia” ecc.).

Il motivo del divieto è che nomi del genere possono confondere i consumatori sull’identità e sulle qualità di un alimento, portandoli a compiere scelte d’acquisto basate su percezioni errate, e dunque in contrasto con i principi generali d’informazione di cui al Regolamento (UE) 2011/1169.

Da notare, però, che però che sono ammessi, per questioni tradizionali e perché non inducono in errore il consumatore, le denominazioni ‘Latte di mandorla’, ‘Latte di cocco’, ‘burro di cacao’, ‘fagiolini al burro’ (decisione Commissione UE 2010/791/UE).

Infine, una breve riflessione va fatta in relazione al nuovissimo Reg. 2018/775/UE, applicabile dal 1° aprile 2020 in relazione ai marchi che esprimono una certa origine dell’alimento cui afferiscono.

Detto regolamento reca le modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

Piccola premessa: L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che, quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è reclamizzato, ma non coincide con quello del suo ingrediente primario, allora deve essere data indicazione al consumatore anche del Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario in questione, oppure si deve sottolineare che sussiste tale differenza (Considerando 3).

Con il nuovo Regolamento del 2018, appunto, la Commissione ha specificato le modalità di applicazione di tale disposizione.

La Commissione Europea, tuttavia, ha stabilito un’importante eccezione per i marchi d’impresa e per le indicazioni geografiche o denominazioni d’origine, non solo quelli già registrati, ma anche quelli che lo saranno in futuro. L’eccezione sta nel fatto che l’evocazione di un luogo geografico, contenuta in un marchio o in una DOP/IGP tramite scritte, loghi, disegni, colori o altro, non fa scattare l’obbligo di specificare l’origine o provenienza dell’ingrediente primario dell’alimento.

Si pensi ad un marchio dal suono italiano o recante il classico tricolore per designare una passata di pomodoro confezionata in Germania, con pomodori sudamericani e che con l’Italia non abbia nulla a che fare: il prodotto in questione potrà continuare ad utilizzare pomodori provenienti da qualunque parte del mondo ed essere prodotto in Germania, avendo soltanto cura di precisare la dicitura generica “made in Germany”.

Anche noi italiani abbiamo le nostre colpe. Si pensi, ad esempio, allo Speck dell’Alto Adige IGP, la cui carne proviene da maiali di origine tedesca.

Marchi gustativi e olfattivi

In chiusura al presente articolo, infine, un veloce sguardo su possibili novità.

Nonostante il nuovo Reg. (UE) n. 2015/2424, entrato in vigore il 23.3.2016 e recante modifica del Reg. (CE) n. 207/2009, abbia innovato l’art. 4 eliminando il requisito della “graficità” della rappresentazione del marchio, ad oggi non sono noti esempi di marchi olfattivi o gustativi riconosciuti a livello europeo.

Gli ostacoli principali sono di carattere tecnico, e ciò vale soprattutto per i marchi gustativi.

Se, infatti, per individuare con precisione un odore potrebbe ricorrersi agevolmente alla formula chimica della sostanza da cui promana, i sapori non hanno ad oggi ricevuto un metro oggettivo di descrizione scientifica. Il sapore è, infatti, una sensazione soggettiva che dipende da fattori biologici oltre che emotivi ed esperienziali. Né sarebbe ipotizzabile il deposito di un campione dell’alimento, vista la sua deperibilità. Ciò senza contare ulteriori difficoltà nell’individuare i caratteri della novità e della capacità distintiva di un sapore.

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