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La tutela del marchio nel food

Ecco il primo di cinque articoli che tratta della tutela della proprietà intellettuale nel settore alimentare con una breve analisi di costi ed opportunità.

In particolare, tratteremo qui della tutela del marchio nel food.

Dopo anni di ricerche, o per puro caso, avete elaborato la ricetta perfetta per una nuova “Coca Cola”?

Avete inventato un nuovo dolce combinando ingredienti esotici da ogni parte del mondo con un risultato inaspettato e straordinario?
O ancora avete scoperto che un raro frutto africano potrebbe fornire la base per un nuovo energy drink buono, sano e in grado di far tremare la “Red Bull”?

Bene, vediamo cosa si può fare per evitare che altri vi “rubino l’idea”.

Gli strumenti di tutela della proprietà industriale

Senza scendere troppo nei tecnicismi, basti sapere che l’ordinamento italiano ed europeo (in realtà in questo campo vi è un grado di armonizzazione molto elevato tra le legislazioni di tutti i Paesi del Mondo) mettono a disposizione di un ideatore creativo diversi strumenti di tutela.

Parliamo, in particolare, del marchio d’impresa, del brevetto, del disegno o modello ornamentale e, infine, del segreto industriale (ve ne sono altri ma non li tratteremo nello specifico).

Come dicevamo, in questo primo articolo l’attenzione sarà concentrata, in particolare, sul marchio d’impresa, oltre che sulle denominazioni d’origine e sulle indicazioni geografiche.

Tratteremo separatamente, invece, i marchi di forma e i modelli ornamentali.

Il marchio

Il marchio d’impresa è un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente (ma può essere anche caratterizzato da suoni, colori, forme) e tale da distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli dei concorrenti (art. 7 Codice della Proprietà Industriale o C.P.I.).

Per essere validamente registrato – e usato – un marchio deve essere dotato di alcuni requisiti: novità (cioè non deve essere stato usato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi identici o simili), capacità distintiva (deve cioè essere composto in modo da consentire l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere presenti sul mercato) e liceità.

Il marchio ha una validità di 10 anni dal deposito della domanda ma è rinnovabile all’infinito (si tratta dunque di una forma di protezione assolutamente forte e vantaggiosa per l’azienda che ne detiene i diritti).

I costi variano a seconda che si richieda un marchio italiano, europeo oppure internazionale e a seconda di quante classi di prodotti/servizi si vogliano tutelare, in ogni caso spaziano da qualche centinaio fino a poche migliaia di euro (il che è estremamente conveniente, se si considera la durata potenzialmente infinita dei diritti di privativa industriale).

Nel settore food & beverage, si possono classificare i marchi secondo diversi parametri:

  • generale (“Royal Unibrew”) e speciale (“Ceres”)

  • espressivo (“Oransoda”)

  • geografico (“Latterie Vicentine”)

  • collettivo (“Amarone”) e individuale (“Masi Boscaini”)

  • di garanzia o certificazione (“IFS Food”, “Halal Italia”)

  • di selezione o raccomandazione (“Presidio Slow Food”)

  • in serie o famiglia di marchi (“Oransoda”, “Lemonsoda”, “Pelmosoda”)

Problematiche dei marchi nel settore food

I rapporti con le DOP/IGP

Un primo terreno accidentato dei marchi nel mondo alimentare è rappresentato senz’altro dai rapporti con le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (es. “Prosciutto di Parma”) che, va ricordato, ricadono anch’esse tra gli strumenti della proprietà industriale.

Innanzi tutto, è fatto divieto di registrare marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che designano la provenienza geografica del prodotto/servizio (ex art. 7.1 lett. c) Reg. CE n. 207/2009 sul marchio UE e art. 13.1 lett b) CPI). Questo per evitare di far credere al consumatore che vi sia un legame tra le qualità e le caratteristiche essenziali del prodotto con quel territorio. Se un legame vi fosse realmente, l’impresa farebbe bene ad associarsi ad altri produttori della zona onde richiedere una DOP o IGP alle quali, di converso, può essere concesso un marchio collettivo con la denominazione geografica di riferimento. A tal proposito si ricorda che, per i vini, il riferimento al nome geografico è requisito essenziale al riconoscimento di DOP o IGP (reg. UE 1308/2013, art. 93.1 (definizione di denominazione di origine dei prodotti vitivinicoli)).

Tuttavia, quando il nome geografico sia di pura fantasia e non vi sia il rischio confusorio di cui sopra, il marchio recante tale riferimento è concedibile (es. “Amaro Montenegro”, dove il riferimento al Montenegro non ha alcuna attinenza con una tradizione liquoristica particolare ed è pertanto escluso che il consumatore possa essere tratto in inganno sulle sue qualità dell’amaro legate al territorio).

In secondo luogo, anche se è ovvio, va comunque precisato che non è registrabile un marchio d’impresa che sia identico o che contenga una denominazione d’origine o indicazione geografica già registrata e inserita nell’apposito elenco previsto dall’art. 11 Reg. 2012/1151/UE e relativa allo stesso tipo di prodotto. Di contro, non possono registrarsi come DOP le denominazioni generiche che consistono nel “nome di prodotti che pur riferendosi al luogo, alla regione, o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono divenuti nome comune del prodotto” (vedi caso C-289/96, C-293/96 e C-299/96 , Danimarca c. Commissione sulla registrazione del prodotto Feta greca).

Di converso, il regolamento da ultimo citato pone due limiti per la registrazione di denominazione di origine o indicazioni geografiche:

  • non deve essere in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale;

  • non deve indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

È il caso in cui un neo-formato Consorzio di Tutela chieda di registrare la DOP indicando, come nome, una varietà vegetale già inserita nel Registro Nazionale delle Varietà.

Possiamo citare due casi che hanno visto esiti opposti: quello dell’Oliva Taggiasca e quello del Prosecco.

Nel primo, il TAR Lazio ha recentemente negato la richiesta del relativo Consorzio proprio perché la denominazione “Oliva Taggiasca” è già utilizzata per indicare la “denominazione varietale”, generando così possibile confusione nel consumatore sulla vera origine del prodotto.

È pur vero che, per contro, il Registro Nazionale delle Varietà non dovrebbe ammettere nomi di varietà sementiere o vegetali contenenti indicazioni geografiche e, quando ciò dovesse capitare, si dovrebbe modificare la dicitura.

Nel secondo caso citato, invece, come noto, la registrazione della DOP “Prosecco” è andata a buon fine (con decreto 17.11.09). Anche qui, nel Registro sopra citato, figurava la dicitura “Prosecco” per denotare una varietà di vigneto, tuttavia, tale denominazione fu mutata in “Glera” (con D.M. 21.07.09), venendo così meno il conflitto di ostacolo al riconoscimento della DOP.

I marchi espressivi

Altro genere di problematica, che si riscontra soprattutto in questo settore, riguarda la sottile distinzione tra marchio espressivo, volto cioè ad esaltare o richiamare le caratteristiche del prodotto che, pertanto, è ammissibile, e marchio descrittivo che, invece, essendo una mera descrizione, è sempre vietato.

La distinzione, si diceva, è estremamente labile, (es. “Nocciolato” della Novi o “Nocciolata” della Rigoni di Asiago sono marchi validi, mentre “Mohito” per una bevanda alcolica e “Bitter” per una analcolica sono stati dichiarati nulli) e va ponderata con grande oculatezza. Il consiglio è certamente quello di aggiungere, al nome dell’ingrediente principale, un prefisso o suffisso che conferisca maggiore enfasi creativa al marchio (es. “Carciofotto” per i carciofi sottolio).

In alcuni casi, marchi originariamente deboli o comunque descrittivi si sono “rafforzati” grazie a campagne di marketing e comunicazione che ne hanno garantito risonanza e conoscenza presso i consumatori, con conseguente aumento di capacità distintiva (c.d. “secondary meaning”). È il caso della già citata “Oransoda”.

A volte, per tentare di aggirare il divieto di registrare marchi descrittivi, si utilizzano espressioni dialettali o in lingua straniera, ma ciò non vale a rendere la domanda di registrazione accoglibile se, nel mercato geografico di riferimento, quel nome ha comunque un significato noto o intuibile (es. “Batida” per il famoso liquore al cocco, marchio dichiarato nullo).

Tra i marchi espressivi, una categoria particolare è rivestita da quelli che alludono a caratteristiche nutrizionali o salutistiche dell’alimento, es. “Vitasnella”, “Misura” e “Fitness”, per citare i più noti.

Secondo il Reg. (CE) 1924/2006, i cc.dd. health e nutrition claim possono essere impiegati nella comunicazione delle caratteristiche di un alimento soltanto a precise condizioni (per le dichiarazioni sulla salute, per esempio, occorre attingere dall’elenco autorizzato ex Reg. (UE) 2012/432 rispettando, per ciascuna indicazione, le prescrizioni previste. Per creare nuove indicazioni occorre seguire un iter volto ad ottenere l’autorizzazione dalla Commissione Europea a seguito della valutazione scientifica dell’E.F.S.A.).

Per quanto qui di interesse, il regolamento Nutrition & Health Claims prevede che “Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento” (art. 1.3).

È però previsto un regime transitorio per i marchi d’impresa registrati prima del 1° gennaio 2005: anche se la presentazione e la comunicazione del prodotto non rispettassero la norma di cui sopra, possono essere utilizzati tranquillamente fino al 19 gennaio 2022. Dopodiché, per evitare le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 27 del 7 febbraio 201, dovranno o essere autorizzati dalla Commissione Europea, o rispettare il dettato dell’articolo 1.3.

Sempre in tema di marchi espressivi, vanno citati brevemente i casi di quelli che “suonano” come se fossero prodotti sulla base di ingredienti che, in realtà, non hanno.

Gli esempi sono numerosissimi e riconducibili alle categorie di cheese, meat, milk sounding, ecc, vietati in tutta l’Unione Europea come recentemente ribadito anche dalla sentenza della CGUE 14 giugno 2017, Causa C-422-2016.

Si tratta, chiaramente, di prodotti concepiti per attirare il pubblico vegetariano o vegano richiamando, maliziosamente, alimenti con ingredienti di origine animale (i vari casi di “Mozzarella senza latte”, “hamburger vegano”, “latte di soia” ecc.).

Il motivo del divieto è che nomi del genere possono confondere i consumatori sull’identità e sulle qualità di un alimento, portandoli a compiere scelte d’acquisto basate su percezioni errate, e dunque in contrasto con i principi generali d’informazione di cui al Regolamento (UE) 2011/1169.

Da notare, però, che però che sono ammessi, per questioni tradizionali e perché non inducono in errore il consumatore, le denominazioni ‘Latte di mandorla’, ‘Latte di cocco’, ‘burro di cacao’, ‘fagiolini al burro’ (decisione Commissione UE 2010/791/UE).

Infine, una breve riflessione va fatta in relazione al nuovissimo Reg. 2018/775/UE, applicabile dal 1° aprile 2020 in relazione ai marchi che esprimono una certa origine dell’alimento cui afferiscono.

Detto regolamento reca le modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

Piccola premessa: L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che, quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è reclamizzato, ma non coincide con quello del suo ingrediente primario, allora deve essere data indicazione al consumatore anche del Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario in questione, oppure si deve sottolineare che sussiste tale differenza (Considerando 3).

Con il nuovo Regolamento del 2018, appunto, la Commissione ha specificato le modalità di applicazione di tale disposizione.

La Commissione Europea, tuttavia, ha stabilito un’importante eccezione per i marchi d’impresa e per le indicazioni geografiche o denominazioni d’origine, non solo quelli già registrati, ma anche quelli che lo saranno in futuro. L’eccezione sta nel fatto che l’evocazione di un luogo geografico, contenuta in un marchio o in una DOP/IGP tramite scritte, loghi, disegni, colori o altro, non fa scattare l’obbligo di specificare l’origine o provenienza dell’ingrediente primario dell’alimento.

Si pensi ad un marchio dal suono italiano o recante il classico tricolore per designare una passata di pomodoro confezionata in Germania, con pomodori sudamericani e che con l’Italia non abbia nulla a che fare: il prodotto in questione potrà continuare ad utilizzare pomodori provenienti da qualunque parte del mondo ed essere prodotto in Germania, avendo soltanto cura di precisare la dicitura generica “made in Germany”.

Anche noi italiani abbiamo le nostre colpe. Si pensi, ad esempio, allo Speck dell’Alto Adige IGP, la cui carne proviene da maiali di origine tedesca.

Marchi gustativi e olfattivi

In chiusura al presente articolo, infine, un veloce sguardo su possibili novità.

Nonostante il nuovo Reg. (UE) n. 2015/2424, entrato in vigore il 23.3.2016 e recante modifica del Reg. (CE) n. 207/2009, abbia innovato l’art. 4 eliminando il requisito della “graficità” della rappresentazione del marchio, ad oggi non sono noti esempi di marchi olfattivi o gustativi riconosciuti a livello europeo.

Gli ostacoli principali sono di carattere tecnico, e ciò vale soprattutto per i marchi gustativi.

Se, infatti, per individuare con precisione un odore potrebbe ricorrersi agevolmente alla formula chimica della sostanza da cui promana, i sapori non hanno ad oggi ricevuto un metro oggettivo di descrizione scientifica. Il sapore è, infatti, una sensazione soggettiva che dipende da fattori biologici oltre che emotivi ed esperienziali. Né sarebbe ipotizzabile il deposito di un campione dell’alimento, vista la sua deperibilità. Ciò senza contare ulteriori difficoltà nell’individuare i caratteri della novità e della capacità distintiva di un sapore.